Die digitale Transformation führt zu einer zunehmend vermischten Realität zwischen der digitalen und der physischen Welt. Das wirft auch im Markenrecht neue Fragen auf.

Ein Markeninhaber kann gegen eine unautorisierte Verwendung oder Registrierung seines (oder eines damit ähnlichen) Zeichens idR nur insoweit vorgehen, als es sich um ähnliche Waren/Dienstleistungen handelt wie die von ihm registrierten. Dies gilt sowohl für nationale – wie zB österreichische – Marken als auch für Unionsmarken, die in der gesamten EU gelten. Für letztere ist das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum („EUIPO“) zuständig, und an dessen Entscheidungen und Leitlinien orientieren sich häufig auch die nationalen Markenämter in der EU (wie zB das Österreichische Patentamt).

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung setzte sich das EUIPO aufgrund eines Widerspruchs eines Inhabers einer älteren Marke gegen eine jüngere Markenanmeldung mit der Frage auseinander, ob digitale Kleidung in Klasse 9 (zB digitale Kleidung für einen Avatar in der virtuellen Welt) mit physischen Bekleidungsstücken in Klasse 25 ähnlich sein kann.

Anhand welcher Kriterien wird Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit geprüft?

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren/Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu zählen

• Art
• Verwendungszweck
• Nutzung
• Komplementarität
• Konkurrenzverhältnis
• Vertriebskanäle
• relevantes Publikum und
• die übliche Herkunft

der Waren/Dienstleistungen.

Bei der Prüfung dieser Kriterien ist das Markenamt neben offenkundigen Tatsachen auf die von den Parteien vorgelegten Beweismittel beschränkt.

Wie hat das EUIPO entschieden?

Nach Ansicht des EUIPO genügt der bloße Umstand, dass ein bestimmtes Produkt das digitale Äquivalent einer physischen Ware ist, nicht für das Vorliegen von Ähnlichkeit. Es ist daher eine Ähnlichkeitsprüfung anhand der oben genannten Kriterien durchzuführen.

Zum konkreten Fall hielt das EUIPO fest, dass die zu vergleichenden Waren ihrer Art nach unterschiedlich sind, weil digitale Kleidung lediglich in digitaler Form vorliegt, während physische Kleidung aus physikalischen Materialen (zB Stoff) besteht. Außerdem dienen sie unterschiedlichen Zwecken: Während digitale Kleidung der virtuellen Darstellung oder der Nachahmung physischer Produkte dient, hat physische Kleidung den Zweck, Menschen vor der Witterung zu schützen.

Somit stimmten im gegenständlichen Fall die Art und der Verwendungszweck der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen nicht überein. Was die übrigen Kriterien betrifft, so konnte das EUIPO diese mangels vorgelegter Beweise bzw. offenkundiger Tatsachen oder nicht beurteilen.

Insbesondere hatte das EUIPO in dieser Sache daher keine Gelegenheit zu beurteilen, ob es üblich ist, dass die Produzenten physischer Kleidung auch digitale Kleidung herstellen (und vice versa), ob die digitalen Produkte über dieselben Vertriebswege vertrieben werden wie die äquivalenten physischen Produkte, oder inwieweit sich die Produkte an denselben Personenkreis richten.

Deshalb blieb es dabei, dass das EUIPO digitale Bekleidungsstücke als nicht ähnlich mit physischen Bekleidungsstücken betrachtete. Der Widerspruch des älteren Markeninhabers war daher nicht erfolgreich.

Was bedeutet das für Markeninhaber?

Das EUIPO hat bislang die Frage der Ähnlichkeit digitaler und physischer Waren/Dienstleistungen nur punktuell beurteilt, es fehlt jedoch (noch) an vielen Klarstellungen zu diesem Thema durch das EUIPO und letztlich durch den EuGH.

Solange Markeninhaber nicht im Einzelfall nachweisen, dass die digitalen und physischen Waren/Dienstleistungen Ähnlichkeiten hinsichtlich der Art, Verwendungszweck, Nutzung, usw. aufweisen, besteht somit weiterhin das Risiko, dass die Markenämter auch in weiteren Entscheidungen digitale und physische Produkte als unähnlich betrachten und sich somit der Markenschutz ohne gesonderte Registrierung der digitalen Äquivalente der physischen Produkte nicht auf diese erstreckt.

Vor allem für Markeninhaber, die voraussehen, dass sie ihre Marken in den nächsten 5 Jahren auch für virtuelle Waren/Dienstleistungen verwenden werden, empfiehlt es sich daher, ehestmöglich eine neue Marke für diese virtuellen Waren/Dienstleistungen zu registrieren (für die ersten 5 Jahre nach Markenanmeldung gilt die sogenannte markenrechtliche Benutzungsschonfrist, während der man noch keine Löschung wegen Nichtbenutzung riskiert). Aber auch andere Markeninhaber sollten eine neue Markenanmeldung für die äquivalenten Produkte erwägen, entweder zum Schutz der eigenen Verwendung solcher virtueller Waren/Dienstleistungen, oder um zumindest zu verhindern, dass Dritte ihre bereits für reale Waren/Dienstleistungen eingetragene Marke im Cyberspace verwenden.

Es ist davon auszugehen, dass sich die virtuelle Welt in den nächsten Jahren stark weiterentwickeln wird und dass sich viele Markeninhaber, denen diese Welt derzeit nur als Nebenschauplatz erscheint, direkt oder indirekt auch in diesem Bereich tätig sein werden. Mit einer (präventiven) Markenanmeldung für den virtuellen Bereich haben auch diejenigen, die heute noch zweifeln, ob eine Geschäftstätigkeit in der virtuellen Welt Sinn machen könnte, dann 5 Jahre Zeit, um ihren Geschäftsauftritt in dieser Welt vorzubereiten und gleichzeitig bereits ihre Rechte zu wahren.

Daher sind viele Markeninhaber gut beraten, ihre Marken jetzt auch für virtuelle Waren/Dienstleistungen schützen zu lassen. Wir unterstützen dabei gerne mit unserer Expertise.